В пояснительной записке к законопроекту причины изменения данной нормы не объясняются, но цель предложенного Исследовательским центром частного права изменения в понятии контрафактного товара никем не скрывается и к праву не имеет никакого отношения:
Каким образом определяется контрафактный товар в других странах, а также в международных соглашениях:
Как следует из статьи 9 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. (ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года), на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Статьей 10 Конвенции предусмотрено, что положения статьи 9 применяются в случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.
Тем самым международное законодательство, распространяющее свое действие на территории Российской Федерации и имеющее приоритет в случаях противоречия с российскими правовыми актами, единственным основанием наложения ограничений при ввозе товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, на территорию страны, присоединившейся в Конвенции, признает именно незаконное снабжение товара зарегистрированным товарным знаком и введение потребителя в заблуждение, а не сам по себе ввоз оригинального товара.
Аналогично примечание №14 к статье 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами» Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер» Соглашения ТРИПС (TRIPS), необходимое для вступления во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), гласит:
«…Для целей настоящего Соглашения:
(а) выражение "товары с неправомерно используемым товарным знаком" означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны;»
Точно такого же толкования понятия контрафактности товаров придерживаются и в странах Европейского Союза:
Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights
Article 2
1. For the purposes of this Regulation, "goods infringing an intellectual property right" means:
(a) "counterfeit goods", namely:
(i) goods, including packaging, bearing without authorisation a trademark identical to the trademark validly registered in respect of the same type of goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the trademark-holder's rights under Community law, as provided for by Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark(5) or the law of the Member State in which the application for action by the customs authorities is made;
(ii) any trademark symbol (including a logo, label, sticker, brochure, instructions for use or guarantee document bearing such a symbol), even if presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i);
(iii) packaging materials bearing the trademarks of counterfeit goods, presented separately, on the same conditions as the goods referred to in point (i);
|
Регламент Совета ( ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о таможенных мерах против товаров, подозреваемых в нарушении определенных прав интеллектуальной собственности и о мерах, которые будут приняты в отношении товаров, нарушающих такие права
Статья 2
1. Для целей настоящего Регламента "товары, нарушающие права интеллектуальной собственности " означает:
(а) "контрафактная продукция", а именно:
(i) товары, включая упаковку, незаконно содержащие товарный знак, идентичный товарному знаку, зарегистрированному в отношении того де класса товаров, или товарный знак сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, которые тем самым нарушают права владельца товарного знака товарный по законодательству Сообщества, как это предусмотрено Регламентом Совета (ЕС) № 40/94 от 20 декабря 1993 по товарным знакам Сообщества (5) или законом государства-члена, в котором таможенные органы осуществляют данные действия;
(ii) любое обозначение (в том числе логотип, этикетка, наклейки, брошюра, инструкция по использованию или гарантийный документ, несущие такое обозначение), даже если находятся отдельно от товаров, признаются контрафактными в соответствии с пунктом (i);
(iii) упаковочные материалы, несущие товарные знаки контрафактных товаров, представленные отдельно, признаются контрафактными в соответствии с пунктом (i);
|
Таможенные барьеры
ФТС РФ издан приказ Федеральной таможенной службы N 626 от 25 марта 2011 г. - то есть уже после вступления в силу ТК ТС - "Об утверждения Порядка действии таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности".
В Разделе «II. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, и обладающих признаками контрафактных» указанного Приказа говорится:
«в случае, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, должностным лицом таможенного органа выявлены товары, обладающие признаками контрафактных, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней (п.12).»
Ни 331 статья Таможенного Кодекса Таможенного Союза, ни закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" ни приказ Федеральной таможенной службы N 626 от 25 марта 2011 г. "Об утверждения Порядка действии таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности" не содержит определения понятия «товары, обладающие признаками контрафактных».
Согласно п.1 статьи 1231 ГК РФ такое определение может быть дано лишь Гражданским Кодексом РФ или международным договором.
21 июля 2012 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон Российской Федерации №126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.», опубликованный 23 июля 2012 г. в "Российской Газете" - Федеральный выпуск №5839, и вступивший в силу 3 августа 2012 г.
В состав Марракешского соглашения входит Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или Соглашение ТРИПС (англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, сокращенно TRIPS), при этом Россия приняла на себя также иные обязательства перед членами ВТО, приведенные в Докладе Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации .
Согласно этим обязательствам права и обязанности члена Таможенного союза по Соглашению ВТО будут иметь преимущество перед всеми прошлыми и будущими Соглашениями Таможенного союза и решениями органов Таможенного союза11.
В примечании №14 к статье 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами» Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер» Соглашения ТРИПС указано:
Для целей настоящего Соглашения:
(а) выражение «товары с неправомерно используемыми товарными знаками» означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны.
Указанное международное соглашение РФ полностью соответствует текущей редакции статьи 14.10 КоАП РФ и ч.1 статьи 1515 ГК РФ, а также пределам осуществления исключительного права на товарный знак, установленным законодателем в статьях 1477 и 1484 ГК РФ путем указания на единственную цель использования товарного знака – цель индивидуализации товаров – для того, чтобы отличать товары одного производителя от однородных товаров другого12.
При этом Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в актах обязательного судебного толкования неоднократно указывал, что лишь товары с незаконно размещенным товарным знаком могут быть контрафактными, т.е. нарушающими исключительное право на товарный знак:
«…в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков, определяемой в том числе в двукратном размере стоимости контрафактного товара.
Согласно пункту 1 названной статьи контрафактными являются товары, на этикетке, упаковке которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение»13.
Последнее решение Верховного Суда США
19 марта 2013г. Верховный суд США, рассмотрев дело KIRTSAENG, DBA BLUECHRISTINE99 v. JOHN WILEY & SONS, INC., вынес окончательное и прецедентное решение – параллельному импорту в США быть.
В этой связи интересно особое мнение судьи Рут Бейндер Гинзбург, которая, признав, что параллельный импорт безусловное благо для потребителя, в тоже время указала на то, что принятое решение фактически является предательством своих «партнёров» в других странах, которых Соединённые Штаты в течение многих лет убеждали в необходимости запрета параллельного импорта в ущерб потребителям этих стран, но как только речь зашла об американском потребителе, параллельному импорту в США открыли дорогу:
The Court today answers that question with are sounding “no,” and in doing so, it risks undermining the United States’ credibility on the world stage. While the Government has urged our trading partners to refrain from adopting international-exhaustion regimes that could benefit consumers within their borders but would impact adversely on intellectual-property producers in the United States, the Court embraces an international-exhaustion rule that could benefit U. S. consumers but would likely disadvantage foreign holders of U. S. copyrights. This dissonance scarcely enhances the United States’ “role as a trusted partner in multilateral endeavors.”
Unlike the Court’s holding, my position is consistent with the stance the United States has taken in international trade negotiations. This case bears on the highly contentious trade issue of interterritorial exhaustion.
The Court’s decision, in contrast, places the United States solidly in the international exhaustion camp.
Weighing the competing policy concerns, our Government reached the conclusion that widespread adoption of the international-exhaustion framework would be inconsistent with the long-term economic interests of the United States. Accordingly, the United States as steadfastly “taken the position in international trade negotiations that domestic copyright owners should . . . have the right to prevent the unauthorized importation of copies of their work sold abroad.
|
Суд негативным образом ответил на поставленный вопрос14, рискуя тем самым подорвать авторитет Соединенных Штатов на мировой арене. Пока правительство призывало наших торговых партнеров воздерживаться от принятия международного принципа исчерпания, которой был бы выгоден потребителям этих стран, но сказался бы отрицательным образом на американских владельцах интеллектуальных прав, суд утвердил международный принцип исчерпания во благо американским потребителям и во вред иностранным правообладателям исключительных прав на территории США. Этот диссонанс едва ли укрепит позицию США "в качестве надежного партнера в многосторонних отношениях".
В отличие от мнения суда, моя позиция соответствует позиции Соединенных Штатов, занятой в международных переговорах. Этот прецедент отразится на очень сложной проблеме межтерриториального исчерпания.
Решение суда, напротив, безвозвратно переместило Соединённые Штаты в лагерь стран с международным принципом исчерпания.
Сравнивая конкурирующие интересы, наше правительство пришло к выводу, что широкое внедрение международного принципа исчерпания несовместимо с долгосрочными экономическими интересами Соединенных Штатов. Именно поэтому Соединенные Штаты всегда твердо "отстаивали позицию в международных торговых переговорах, в соответствии с которой правообладатели авторских прав должны иметь право предотвращать неавторизованный импорт своих товаров, проданных заграницу».
|
Анализ судебной практики в РФ в сфере исчерпания прав
Судебную практику по параллельному импорту можно разделить на два этапа: административный и гражданский. До начала 2009г., вернее до конца 2008г. параллельных импортёров привлекали к административной ответственности, и гражданско-правовых споров по данной теме не было в принципе. Затем, когда вопрос административной ответственности независимых импортёров был закрыт, начались гражданские споры, а судебные процессы по статье 14.10 КоАП РФ в отношении параллельного импорта прекратились.
Причина такого разделения банальна: гражданско-правовые споры (а) всегда значительно сложнее процедур привлечения к публичной ответственности, (б) сопровождаются судебными расходами. Пока Российская Федерация несла на себе функцию защиты правообладателей от параллельных импортёров с использованием механизма административной ответственности, судебные и прочие расходы ложились на Российскую Федерацию, а правообладатели, естественно, не спешили разделить с государством эти затраты. К тому же механизм привлечения к административной ответственности значительно проще искового производства – для начала административного преследования от правообладателя нужно только заявление, всё остальное делают государственные органы.
Несмотря на то, что ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» в настоящий момент к параллельному импорту не применяется, имеет смысл коротко остановиться на административной практике по двум причинам: (а) в данной практике проявились основные проблемы правоприменительного характера в отношении параллельного импорта, перекочевавшие затем в исковое производство, (б) лоббируемая в настоящий момент Ассоциацией Европейского бизнеса и Содружеством «Русбрэнд» поправка в статью 1515 ГК РФ, которая имеет все шансы получить статус закона в октябре 2013г., может вернуть практику применения административной ответственности в отношении параллельного импорта.
административная практика
До 2007 года судебная практика применения ст.14.10 КоАП РФ в отношении параллельного импорта была лишена единообразия. Причиной тому были следующие положения закона:
Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
Данная статья относится к разряду бланкетных. Это означает следующее: законодатель, формулируя состав административного правонарушения или уголовного преступления, указывает на наказуемость того или иного деяния (бездействия), определяет размер ответственности, но само деяние не описывает, отсылая к отраслевому законодательству, в данном случае к гражданскому. Статья 14.10 КоАП РФ не просто бланкетная, а сверхбланкетная, так как противоправное деяние в данной норме (объективная сторона правонарушения) сформулирована крайне абстрактным образом: «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
В гражданском законодательстве разъяснений, что такое незаконное использование товарного знака нет, есть только общее правило, согласно которому использование товарного знака любым лицом, кроме правообладателя, или без согласия правообладателя, незаконно. При этом в отношении того, что следует считать использованием товарного знака, законным или незаконным, идут и всегда будут идти споры, например:
В 1985г. суд округа Колумбия отказал американскому кинорежиссёру Джоржу Лукасу в судебном запрете на использование термина «star wars» в политических дебатах, сопровождавших проводимую в тот период администрацией Р.Рейгана программу Стратегической оборонной инициативы – в обиходе её называли «звёздные войны», указав: законодательство о товарных знаках, предназначенное для предотвращения недобросовестной конкуренции, не осуществляет правовое регулирование образования новых словарных значений и тем более процесса человеческого общения15.
Поэтому суды, применяя ст.14.10 КоАП РФ до 2007г., исходили, в том числе, из санкций данной нормы права, в которой три раза повторялось словосочетание «незаконное воспроизведение» товарного знака. Учитывая, что товар, ввезённый независимым импортёром, не содержит незаконного воспроизведения товарного знака, суды отказывались привлекать импортёров к ответственности либо применять к товару, не содержащему незаконное воспроизведение товарного знака, такую санкцию, как конфискация.
Практика изменилась, вернее – не изменилась, а выровнялась после опубликования Высшим арбитражным судом информационного письма № 122 от 13.12.2007г. "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением об интеллектуальной собственности", в п.15 которого указывалось на необходимость привлечения к ответственности по ст.14.10 КоАП РФ с конфискацией товара, независимо от того, содержит такой товар «незаконное воспроизведение» товарного знака или нет:
Вместе с тем, непосредственное введение владельцем товарного знака (или с его согласия) товаров в хозяйственный оборот на территории других стран не может считаться введением их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации) и, следовательно, в подобных случаях владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не лишается права запрещать его использование другими лицами.
…
Данная позиция изложена в п. 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»16.
Принято считать, что судебную практику в отношении параллельного импорта изменил Президиум ВАС РФ постановлением по делу «Порше» № А40-9281/08-145-128. Это не совсем так: судьи первых инстанций негативно воспринимали позицию ВАС РФ о необходимости конфискации продукции, не содержащей незаконное воспроизведение товарного знака, и позволяли себе открыто не соглашаться с требованиями информационного письма № 122 от 13.12.2007г. ещё до рассмотрения дела «Порше».
В начале 2009г. были предприняты попытки, в основном таможенным органами, чьими руками осуществлялась конфискация неконтрафактного товара, вернуть судебную практику по ст.14.10 КоАП РФ в прежнее русло. Так Федеральная таможенная служба пыталась убедить суды, что товары, ввозимые импортёром, не контрафактные с точки зрения ст.1515 ГК РФ, следует признать контрафактными, но уже не товарами, а материальными носителями по ст.1252 ГК РФ, применив на этом основании статью 14.10 КоАП РФ. Однако такая правовая эквилибристика признания не получила:
… ссылка на пункт 4 статьи 1252 ГК РФ о контрафактности товара неправомерна. Данная норма ГК РФ является общей по отношению к норме статьи 1515 Кодекса, которая в совокупности со статьей 1484 конкретизирует ее применительно к товарным знакам17.
Также в 2009г.-2010г. в судебной практике имели место процессы о возмещении вреда, причинённого незаконным изъятием не контрафактного товара. Как было отмечено выше, правообладатели от этих процессов устранились, возложив на Российскую Федерацию бремя возмещения вреда импортёрам.
Общая проблема таких процессов заключалась в двух обстоятельствах: (а) отсутствие законодательного регулирования вопросов возмещения вреда, причинённого незаконным привлечением к административной ответственности, в отличие, например, от уголовно-процессуального законодательства, (б) вред должна была возместить Российская Федерация, а судиться с государством всегда непросто.
В качестве наиболее интересных дел можно сослаться на три судебных процесса:
(1) В деле № А23-1941/08А-3-88 импортёр в поисках возмещения причинённого ему вреда прошёл в общей сложности семь инстанций. Сначала было заявлено требование о повороте исполнения судебного акта - несколько экзотический для процессов по КоАП РФ способ восстановления нарушенных прав, но повторимся, порядок возмещения вреда, причинённого незаконным привлечением к административной ответственности, в действующем законодательстве не прописан. Суд первой инстанции требование импортёра удовлетворил, однако определение было отменено Двадцатым арбитражным апелляционным судом.
Кассационная инстанция оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции, указав, что в отсутствие законодательного регулирования необходимо идти не путём поворота исполнения судебного акта, а с помощью изменения способа исполнения решения суда. Импортёр отправился в новый поход по арбитражным судам центрального округа, где суд первой инстанции требование об изменении способа исполнения судебного акта удовлетворил, апелляционная инстанция традиционно определение Арбитражного суда Калужской области отменила. Но Федеральный арбитражный суд Центрального округа своё слово сдержал, оставив в силе на этот раз определение суда первой инстанции об изменении способа исполнения судебного акта.
Таможенный орган попытался отменить это решение, пройдя ещё семь судебных инстанций, но ничего поделать не смог и был вынужден компенсировать импортёру причинённый ему вред, исполнив определение об изменении способа исполнения судебного акта. В общей сложности дело № А23-1941/08А-3-88, начавшееся в июле 2008г. и закончившееся в мае 2013г. прошло 19 инстанций18.
(2) В деле № А41-19046/10 импортёр привлек в процесс Высший арбитражный суд, Арбитражный суд Калужской области, Двадцатый арбитражный апелляционный суд, Службу судебных приставов, Федеральную таможенную службу и Центральную акцизную таможню. Арбитражным судом Московской области в этом деле ответственность была возложена на Федеральную таможенную службу. ФТС, руководствовалась тем, что импортёр был привлечён к ответственности судом, а не таможенным органом, оспаривала данное решение, прошла все инстанции, но коллегия судей ВАС РФ под председательством Т.Н.Нешатаевой не решилась наказать Высший арбитражный суд, то есть самих себя, и в пересмотре судебных актов в порядке надзора отказала19.
(3) В процессе № А40-24112/08-84-228, А40-46521/10-24-394, А66-4473/2011 импортёр перепробовал всё: и поворот исполнения судебного акта, и иск к ФТС РФ о возмещении вреда, но везде получил отказ. Только после того, как в соответчики к ФТС был привлечён ВАС РФ, и суды, таким образом, были поставлены перед выбором: взыскивать с самих себя или всё-таки наказать ФТС РФ, обязанность возместить вред была возложена на таможенную службу20.
После того, как Федеральная таможенная служба была вынуждена возмещать причинённый импортёрам вред, причём не только за счёт средств казны, но и из своих собственных средств (см. дело № А23-1941/08А-3-88) союз государства и правообладателей в борьбе с параллельным импортом окончательно распался и последние пошли искать защиты в арбитражных судах:
|
